La Corte concluyó que no existía relación de cobertura con las marcas oponentes y que, por tanto, no se configuraban las causales de irregistrabilidad invocadas.
Con fecha 25 de junio la Segunda Sala de la Corte Suprema, en causa Rol N°52.905-2021, acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por Centro Logístico Noviciado Aeropuerto SpA contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, que había confirmado la resolución del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), de 22 de marzo de 2021. En sentencia de reemplazo, el máximo tribunal concedió el registro íntegro de la marca denominativa «CNA», con protección al conjunto, para distinguir la totalidad de los servicios comprendidos en la Clase 39 solicitados por la recurrente.
La controversia se originó con la solicitud de registro de la marca denominativa «CNA» para distinguir diversos servicios de transporte, almacenamiento, distribución, embalaje, depósito y otras actividades comprendidas en la Clase 39 del Clasificador Internacional. Durante la tramitación administrativa, la titular de las marcas «CNA Chile» formuló oposición respecto de parte de la cobertura solicitada, invocando registros vigentes para productos de las clases 1 y 5. El Director Nacional de INAPI acogió parcialmente dicha oposición y rechazó el registro respecto de determinados servicios, decisión que posteriormente fue confirmada por el Tribunal de Propiedad Industrial.
En su recurso de casación, la solicitante sostuvo que la sentencia había infringido los artículos 16, 19, 20 letras f) y h), y 23 de la Ley N°19.039, al desconocer el principio de especialidad marcaria y considerar relacionados productos y servicios que pertenecían a clases distintas. Agregó que la marca solicitada distinguía exclusivamente servicios de la Clase 39, mientras que las marcas oponentes protegían fertilizantes, biocidas, fungicidas e insecticidas de las clases 1 y 5, sin que existiera riesgo de confusión para el público consumidor. Asimismo, hizo presente que ya era titular de un registro previo de la marca «CNA» para servicios de la misma clase, el que coexistía con las marcas de la oponente sin que se hubieran acreditado situaciones de confusión en el mercado.
La Corte Suprema señaló que el punto central de la controversia no radicaba en la semejanza entre los signos, sino en determinar si existía una verdadera relación de cobertura entre los productos protegidos por las marcas oponentes y los servicios comprendidos en la solicitud de registro. Recordó que el artículo 23 de la Ley N°19.039 consagra el principio de especialidad marcaria, conforme al cual la protección conferida por una marca se limita a los productos o servicios para los cuales fue concedida, salvo que exista una relación que permita generar riesgo de confusión.
El fallo destaca que existe una diferencia esencial entre las coberturas enfrentadas. Mientras la solicitante pretendía registrar una marca destinada a distinguir servicios, la oposición se sustentaba en registros que protegían productos. La Corte señala que esa circunstancia dificulta considerar que exista identidad o similitud entre ambas coberturas, pues no sólo pertenecen a clases distintas, sino que además, en un caso se trata de bienes físicos y tangibles y, en el otro, de acciones o actividades destinadas a la prestación de servicios a los consumidores.
A partir de esa premisa, el máximo tribunal descartó el razonamiento empleado por el Tribunal de Propiedad Industrial para construir una relación de cobertura entre ambas marcas. Explicó que sostener que los servicios logísticos se relacionan con los productos de las clases 1 y 5 únicamente porque éstos pueden ser transportados, almacenados o distribuidos conduciría a extender la protección marcaria prácticamente a cualquier producto susceptible de ser movilizado. Añadió que aceptar ese criterio vaciaría de contenido el principio de especialidad marcaria previsto en el artículo 23 de la Ley N°19.039, pues impediría registrar servicios logísticos respecto de cualquier clase de productos.
La sentencia agrega que la registrabilidad de un signo debe analizarse considerando la marca en su conjunto y dentro del contexto específico de los productos o servicios cuya protección se solicita. En consecuencia, al no existir una relación de cobertura entre los productos distinguidos por las marcas oponentes y los servicios comprendidos en la solicitud, concluyó que no se configuraban las causales de irregistrabilidad previstas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N°19.039.
En la sentencia de reemplazo, la Corte Suprema destacó además que la solicitante ya era titular de un registro previo de la marca «CNA» para servicios de la Clase 39, el cual había coexistido con las marcas de la oponente sin que se acreditaran situaciones de confusión. Asimismo, estimó que el signo solicitado cumplía los requisitos de distintividad establecidos en el artículo 19 de la Ley N°19.039, razón por la cual ordenó conceder el registro solicitado para la totalidad de los servicios requeridos, con protección al conjunto.
Corte Suprema Rol N°52.905-2021
