La expresión “FOR THE WILD” no otorgaba suficiente diferenciación frente a la marca previamente registrada “BUILT”.

La Corte Suprema, en causa Rol N° 67.466-2022, mediante sentencia de 3 de agosto, rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por YETI Coolers, LLC. contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó el rechazo de la solicitud de registro de la marca denominativa “BUILT FOR THE WILD” para productos de la clase 21.

El procedimiento se originó con la solicitud de registro N° 1.340.156 presentada por la compañía para distinguir una extensa cobertura de productos de la clase 21, entre ellos neveras portátiles no eléctricas, bolsas y recipientes con aislamiento térmico, portaviandas, tazas, vasos, botellas, recipientes para alimentos y bebidas y otros utensilios y artículos para el hogar o la cocina. La solicitud fue objeto de una observación de fondo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), fundada en la prohibición contemplada en el artículo 20 letra h), inciso primero, de la Ley N° 19.039. El organismo tuvo en consideración el registro N° 817.797 correspondiente a la marca “BUILT”, que también protege productos de la clase 21, entre ellos maletines y envolturas con aislamiento térmico, contenedores para alimentos y bebidas, loncheras, portacomidas, enfriadores portátiles y otros utensilios.

INAPI estimó que las coberturas de ambas marcas eran en parte idénticas y en parte relacionadas, compartiendo destinatarios finales y coincidiendo en aspectos como su naturaleza, función o finalidad y canales de comercialización. Asimismo, consideró que los signos presentaban una configuración susceptible de confusión desde los puntos de vista gráfico y fonético.

YETI Coolers contestó la observación sosteniendo que existían diferencias gráficas y fonéticas determinantes. Si bien reconoció que ambos signos compartían la expresión “BUILT”, argumentó que esa circunstancia no bastaba para considerarlos similares y que la incorporación del segmento “FOR THE WILD” otorgaba suficiente distintividad a la marca solicitada. Sin embargo, INAPI rechazó la solicitud el 3 de junio de 2022 por estimar configurada la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 20 letra h), inciso primero, de la Ley de Propiedad Industrial. La compañía apeló de esa decisión ante el Tribunal de Propiedad Industrial.

El TDPI confirmó el rechazo el 26 de julio de 2022. Para resolver, tuvo presente que la marca previamente registrada “BUILT” se encontraba enteramente contenida en el signo solicitado y consideró que agregar las palabras “FOR THE WILD” no generaba una diferenciación efectiva entre ambas señas.

YETI Coolers recurrió entonces de casación en el fondo ante la Corte Suprema, denunciando infracciones de los artículos 16 y 20 letra h), inciso primero, de la Ley N° 19.039. En un primer capítulo sostuvo que se había vulnerado el principio de razón suficiente, porque el fallo del TDPI no habría desarrollado ni justificado por qué la expresión “FOR THE WILD” era incapaz de otorgar distintividad al signo solicitado. Invocó además la coexistencia en el mercado de las marcas “BUILT” y “BUILDLOVE”, ambas en clase 21. En un segundo capítulo cuestionó la aplicación del artículo 20 letra h), sosteniendo que existían antecedentes que demostraban diferencias entre los signos, entre ellos que los productos ofrecidos no competirían entre sí.

La Corte Suprema al examinar las alegaciones de la empresa concluyó que, pese a estar sustentadas en disposiciones distintas, ambas dirigían su crítica a la valoración de los antecedentes realizada por el Tribunal de Propiedad Industrial.

Sobre la alegada falta de fundamentación, la Suprema precisó que el cumplimiento de ese deber no depende de la mayor o menor extensión del razonamiento de una sentencia, sino de que exista un argumento jurídico que permita comprender racionalmente la conclusión alcanzada a partir de las premisas establecidas. Estimó que el fallo contenía los elementos necesarios y suficientes para justificar jurídicamente la confirmación del rechazo. Destacó que el tribunal había efectuado una comparación concreta, gráfica y fonética de los signos y considerado además su vinculación con el mercado. En particular, tuvo presente que “BUILT”, signo previamente inscrito, se encontraba completamente inserto en “BUILT FOR THE WILD”, lo que adquiría especial relevancia porque ambas marcas distinguían coberturas relacionadas de productos pertenecientes a la clase 21. De ello se desprendían, según el fallo, otros elementos vinculados, como compartir consumidores finales, lugares de comercialización y canales de distribución.

Respecto de la coexistencia entre “BUILDLOVE” y “BUILT”, la Corte descartó que ese antecedente pudiera sustentar la nulidad de la sentencia. Explicó que existían diferencias gráficas y fonéticas respecto de “BUILT FOR THE WILD” y destacó que, a diferencia de esta última, la expresión “BUILDLOVE” no contiene íntegramente la mención “BUILT”.

Concluyó así que la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial contenía un razonamiento claro y suficiente para rechazar la solicitud de registro y que daba respuesta jurídica a los cuestionamientos formulados por la recurrente, cumpliendo además el estándar de fundamentación exigido por el sistema de apreciación conforme a la sana crítica.

Finalmente, la Corte sostuvo que detrás de los capítulos de casación existía una disconformidad de la recurrente con la fundamentación jurídica del TDPI y la pretensión de obtener de la Suprema una nueva o distinta valoración de los hechos y conclusiones establecidos por los tribunales de instancia. Esa finalidad, señaló, excede los límites propios de la casación en el fondo. En consecuencia, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo.

Corte Suprema Rol N° 67.466-2022