23-09-2021
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El uso de la marca comercial como requisito de su protección.

El pasado 5 de julio, fue publicada en el Diario Oficial, la ley N° 21.355 que modifica la actual Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial. Esta ley, denominada Ley Corta, tiene como principal objeto, adecuar a la legislación nacional de la materia a una serie de tratados internacionales suscritos por Chile, en el marco de la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio firmado con la Unión Europea, a saber, el Sistema Internacional de Marcas -Protocolo de Madrid-, el Sistema Internacional de Diseño de La Haya, el Acuerdo de Clasificación de Diseño de Locarno, el Tratado de Derecho de Patentes y el Acuerdo de Estrasburgo sobre Clasificación de Patentes.

La Ley Corta es sumamente novedosa por cuanto, incorpora entre otras cosas, en lo que marcas comerciales se refiere: (i) la protección de las marcas comerciales olfativas y de formas tridimensionales, superando en concepto que una marca comercial puede ser protegida únicamente en la medida que pueda ser representada gráficamente; (ii) la incorporación de las marcas colectivas y de certificación; (iii) mayores facilidades en la renovación de la marca comercial; (iv) la remoción de los establecimientos de comerciales o industriales; y (v) la caducidad por falta de uso de una marca comercial. Es, en este último aspecto donde nos detendremos, por cuanto, a mi parecer, es la incorporación más importante de la Ley Corta, toda vez que viene a solucionar un problema de larga data, que es poner fin al ejercicio abusivo del derecho con la intención de crear barreras artificiales de entrada a un competidor. Hasta antes de la Ley Corta (la que entrará en vigencia solo una vez que se publique un reglamento que le dé ejecución dentro de los 6 meses desde la publicación de la Ley Corta) el monopolio legal que tiene un titular, no le exige un uso sobre la misma y por tanto, una vez otorgado el derecho por parte de la autoridad registral, éste caducará solo en la medida que no se realice el pago de la renovación correspondiente, al cabo de 10 años desde la fecha de otorgamiento. 

De acuerdo a lo anterior, la incorporación de la causal de caducidad por falta de uso es una excelente señal para la apertura del mercado y su libre competencia, toda vez que impedirá practicas indebidas que se daban en el pasado, donde: (i) agentes con una posición dominante en un determinado mercado, registraban marcas comerciales en Chile para que competidores (en especial extranjeros) no pudieran comercializar sus productos con la denominación que los hizo tan exitosos en sus países. Recordado es el caso, donde un holding cervecero fue demandado en sede de libre competencia, por excluir mediante registros marcarios a sus potenciales competidores latinoamericanos; o (ii) personas naturales y jurídicas que registraban marcas comerciales, incurriendo solo en los costos de las tasas legales, para así posteriormente venderlas a aquellas empresas o personas que pudieran tener un interés preferente sobre ellas, ya sea porque se asemejan a sus marcas previamente registradas, porque pudieran ser el nombre de ellas u otras múltiples razones .

Es en esta línea, que la Ley Corta establece que será posible solicitar la caducidad de un registro marcario en aquellos casos en que el propietario no pueda demostrar su uso real y efectivo, durante un período de cinco años a partir de la fecha del registro. Esta acción puede ser presentada por cualquiera que demuestre un interés legítimo y la carga de la prueba será para el propietario del registro. Será interesante analizar, en el futuro y en la medida que haya un robustecimiento de la jurisprudencia administrativa tanto del Instituto Nacional de Propiedad Industrial como del Tribunal de la Propiedad Industrial, como se va desarrollando el concepto de interés legítimo, por cuanto, en lo que establece actualmente el texto de la Ley Corta, la caducidad estaría circunscrito a solicitarla en una demanda reconvencional frente a una acción de nulidad u oposición. Sin duda, se deberá ver sobre la conveniencia de configurar a la caducidad como una acción autónoma por si sola, de manera que no tenga una naturaleza incidental, por cuanto a lo que debe propender, es a precisamente, posibilitar su uso, cuando exista un antiguo titular que no esté dispuesto a usarla en el mercado para singularizar a sus productos y servicios.

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Socio Magliona Abogados, Abogado Universidad de Chile, Magister en Derecho y Nuevas Tecnologías Universidad de Chile, Diplomado Derecho Propiedad Intelectual e Industrial Pontificia Universidad Católica de Chile.